„Amici meldet sich bei der En Banc Challenge bei CAFC zu Rosen“ zu Wort

„AIPLA warnte davor, dass eine Änderung des bestehenden Rahmens „zu erheblicher Unsicherheit in einem anspruchsvollen Bereich des Designpatentrechts führen würde, der seit über 40 Jahren einigermaßen gut funktioniert.“

Diese Woche äußerten sich 10 Amici vor dem US-Berufungsgericht für den Federal Circuit (CAFC) zu einer seltenen En-Banc-Überprüfung der Gerichtsentscheidung vom Januar 2023 im Fall LKQ Corporation gegen GM Global Technology Operations. Diese Entscheidung bestätigte eine Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board (PTAB), wonach LKQ nicht durch die überwiegende Mehrheit der Beweise darlegen konnte, dass das Designpatent von GM erwartet wurde oder offensichtlich gewesen wäre.

In der En-Banc-Beschwerde wird die CAFC aufgefordert, die folgenden zwei Fragen zu prüfen:

„1. Ob der starre Ansatz zur Bewertung der Offensichtlichkeit von Designs gemäß In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) und Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed Cir. 1996) gilt im Einklang mit der Auslegung von 35 USC § 103 durch den Obersten Gerichtshof in KSR Int'l Co. gegen Teleflex, Inc., 550 US 398 (2007); Und

2. Welcher Standard sollte im Einklang mit KSR und 35 USC §171 die derzeitige Anforderung ersetzen, dass ein Patentanfechter eine primäre Referenz identifizieren muss, die im Wesentlichen mit dem beanspruchten Design übereinstimmt, als Voraussetzung für die Beurteilung der Offensichtlichkeit und der weiteren Einschränkung, die eine Änderung des Designs ermöglicht? Primärer Verweis nur dann, wenn es einen sekundären Verweis gibt, der mit dem primären Verweis „so verwandt“ ist, dass das Auftreten bestimmter Ziermerkmale in einem die Anwendung dieser Merkmale auf dem anderen vermuten lässt.“

Der sogenannte Rosen-Durling-Test erfordert zunächst, dass Gerichte gemäß In re Rosen (CCPA, 1982) eine Referenz zum Stand der Technik identifizieren, „deren Designmerkmale im Wesentlichen mit dem beanspruchten Design übereinstimmen“. Als nächstes prüft das Gericht gemäß Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir., 1996)), wenn eine solche Referenz identifiziert wird, ob sie auf der Grundlage anderer anstehende Referenzen geändert werden kann mit „dem gleichen visuellen Gesamterscheinungsbild wie das beanspruchte Geschmacksmuster“.

LKQ argumentierte in seinem Antrag auf En-Banc-Wiederholung im März, dass die CAFC und ihr Vorgängergericht seit 40 Jahren einen „strikten Ansatz“ zur Bestimmung der Offensichtlichkeit von Designpatenten anwenden und dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2007 im Fall KSR International gegen Teleflex, Inc. hat einen solchen Ansatz ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

Der Federal Circuit erklärte in seiner Entscheidung vom Januar schließlich, dass „wir als Gremium Rosen oder Durling ohne eine klare Anweisung des Obersten Gerichtshofs nicht außer Kraft setzen können.“ Doch im Juni gewährte das Gericht eine En-Banc-Überprüfung.

Sechs der zehn am Montag eingereichten Schriftsätze unterstützen LKQ, während vier zur Unterstützung keiner der Parteien eingereicht wurden. Amicus-Schriftsätze zur Unterstützung von GM werden spätestens am 12. Oktober 2023 eingereicht.

Die American Intellectual Property Law Association (AIPLA), die keine Partei unterstützt, sagte, dass „das Rosen-Durling-Rahmenwerk zur Beurteilung der Nichtoffensichtlichkeit im Kontext von Designpatenten den Grundsätzen von KSR entspricht, indem es einen umfassenden und flexiblen Ansatz bietet, der den Faktenfindern ausreichend Spielraum lässt.“ Üben Sie gesunden Menschenverstand, Logik und gutes Urteilsvermögen aus.“ AIPLA warnte davor, dass eine Änderung des bestehenden Rahmens „zu erheblicher Unsicherheit in einem anspruchsvollen Bereich des Designpatentrechts führen würde, der seit über 40 Jahren einigermaßen gut funktioniert.“

AIPLA verwies auf die Ursprünge des KSR-Ansatzes zur Offensichtlichkeit und erklärte, dass nichts im KSR den Rosen-Durling-Test außer Kraft setzt oder aufhebt. Der Oberste Gerichtshof in KSR stellte fest, dass „Regeln und strukturierte Analyserahmen nicht per se problematisch sind, sondern nur dann problematisch werden, wenn sie ‚den Sachverständigen den Rückgriff auf den gesunden Menschenverstand verwehren‘.“

In dem Schriftsatz der Vereinigten Staaten wird das Gericht in ähnlicher Weise aufgefordert, den Rosen-Durling-Rahmen im Wesentlichen beizubehalten, den Rahmen jedoch klarzustellen, um „Rosens ‚im Grunde dieselbe‘ Terminologie durch eine Formulierung zu ersetzen, die den Prüfer oder einen anderen Sachverständigen anweist, nachzufragen, ob es einen geeigneten Ausgangspunkt gibt.“ oder Basisreferenz, die im Großen und Ganzen eine ähnliche optische Gesamtwirkung hat wie das beanspruchte Geschmacksmuster.“

Während die New York Intellectual Property Law Association (NYIPLA) ebenfalls einen Schriftsatz einreichte, in dem sie keine Partei unterstützte, sagte die Organisation, der vorliegende Fall lege nahe, dass „die fortgesetzte Anwendung des sogenannten Rosen-Tests als potenziell unvereinbar mit der Begründung des Obersten Gerichtshofs in der KSR angesehen werden könnte.“ ”

Die sechs zur Unterstützung von LKQ eingereichten Schriftsätze wurden alle von Freunden aus der Automobilreparatur- und Versicherungsbranche eingereicht und fordern im Großen und Ganzen die vollständige Abschaffung des Rosen-Durling-Tests.

Die American Property Casualty Insurance Association (APCIA), die National Association of Mutual Insurance Companies (NAMIC) und die Certified Automotive Parts Association (CAPA) schrieben, dass der Rosen-Durling-Test „übermäßig streng“ sei und es Originalgeräteherstellern (OEMs) ermöglicht habe, „Geschmacksmusterpatente für unbedeutende Teilevariationen im Jahresvergleich zu erhalten und durchzusetzen.“ Der Brief fügte hinzu:

„…[Unter der unangemessenen Strenge des Rosen-Durling-Tests schließen Designpatente – die sonst für einen gewöhnlichen Designer als offensichtlich gelten würden – wettbewerbsfähige Ersatzteilmarkt-Reparaturteile zu Unrecht vom Markt aus und erhöhen dadurch die Reparaturkosten erheblich, was zu einer unfairen und unfairen Regelung führt.“ unnötige Belastung … für die Millionen von Autobesitzern, die [unsere] Kunden sind.“

Und während die AIPLA in ihrem Schriftsatz argumentierte, dass Designpatente sich von Gebrauchsmustern unterscheiden und einer gesonderten Prüfung bedürfen, hieß es in dem von Patentrechtsprofessoren, US PIRG, iFIXIT, The Repair Association und Securepairs eingereichten Schriftsatz, dass „es keinen außergewöhnlichen Ansatz geben sollte.“ Gesetzliche Doktrinen („Bestimmungen“) zum Designpatentrecht, die sie von Doktrinen zum Gebrauchsmusterrecht unterscheiden, und dass der Rosen-Durling-Test abgeschafft werden sollte.

Das in diesem Fall in Rede stehende Patent, das US-Patent D855.508, deckt eine „Vorderschutzleiste für Fahrzeuge“ ab. In seiner Entscheidung vom Januar erklärte der Federal Circuit: „Anhand der in Rosen und Durling festgelegten Tests stellte der Vorstand fest, dass LKQ keine ausreichende primäre Referenz identifizierte und es daher nicht schaffte, die Offensichtlichkeit durch ein Überwiegen der Beweise nachzuweisen.“ LKQ reichte am 15. August seinen Eröffnungsschriftsatz in dem Fall ein.

Laut Christopher Carani von McAndrews Held & Malloy, dem Verfasser des Amicus-Schriftsatzes von AIPLA, hat der Federal Circuit seit dem 4. Januar 2017 (im Fall Wi-Fi One, LLC gegen Broadcom Corp.) keinem Antrag auf En-Banc-Überprüfung in einem Patentfall mehr stattgegeben. 851 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2017)), und das Gericht hat in einem Designpatentfall nur dreimal eine Überprüfung gewährt, zuletzt am 27. November 2007 im Fall Egyptian Goddess vs. Swisa. Die anderen beiden Fälle waren Racing Buggys, Inc. gegen TRI Industries, Inc. (1989) und jetzt der LKQ-Fall.

Carani bezeichnete im Juni die Entscheidung der CAFC, eine En-Banc-Prüfung zu gewähren, als „historisch“ und fügte hinzu, dass „Änderungen an der Prüfung nicht nur Designpatente für die kommenden Jahre, sondern auch Hunderttausende derzeit erteilte Designpatente betreffen werden.“

Lesen Sie unten alle aktuellen Amicus-Briefings in voller Länge:

Eagle Eyes Traffic Industrial Co., Ltd.American Property Casualty Insurance Association; National Association of Mutual Insurance Companies and Certified Automotive Parts AssociationTaiwan Autobody PartsAutoCare AssociationThe Digital Right to Repair Association; Sichere Paare; ich befestige es; US Public Interest Research Group, Inc.; und PatentrechtsprofessorenAutomotive Body Parts AssociationVereinigte StaatenAmerican Intellectual Property Law Association (AIPLA)New York Intellectual Property Law AssociationInstitute for Design Science and Public Policy

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